2020 Laws of Puerto Rico
Capítulo 11 - Marcas de Fábrica: Identificación de Productos
§ 223z. Violación al derecho marcario con nombres de dominio

(a) Cualquier persona le responderá al dueño o al titular registral de una marca, incluyendo un nombre personal protegido como marca, cuando, sin considerar los bienes o servicios de las partes, esa persona:
(1) Tenía la intención de mala fe de beneficiarse de la marca o nombre personal protegido como marca, y
(2) registró, mercadea, o usa un nombre de dominio que:
(A) En caso de una marca que es distintiva al momento del registro del nombre de dominio, causa confusión con tal marca, o
(B) en caso de una marca que es famosa al momento del registro del nombre de dominio, causa confusión o disminuye el carácter distintivo de tal marca.
(b) Al determinar si la persona registró el nombre de dominio de mala fe, el tribunal puede considerar, entre otros, los siguientes factores:
(1) Si la persona tiene algún derecho marcario o algún otro derecho de propiedad intelectual sobre el nombre de dominio registrado.
(2) Si el nombre de dominio es el nombre legal de la persona u otro nombre por el cual se le conoce a esa persona.
(3) El uso previo del nombre de dominio en conexión con la venta de buena fe de bienes o servicios.
(4) El uso de buena fe del nombre de dominio de forma no comercial o con uso justo en un sitio en la red que se accede bajo el nombre de dominio en cuestión.
(5) La intención de desviar a los consumidores del sitio en la red, del dueño de la marca al sitio en la red, que se accede bajo el nombre de dominio en cuestión que puede afectar el buen nombre (goodwill) de la marca, para obtener beneficio económico o para mancillar o deshonrar la marca al crear una probabilidad de confusión en cuanto al origen, afiliación o endoso del sitio en la red.
(6) La oferta de vender, ceder o traspasar el nombre de dominio al dueño de la marca; o a un tercero para beneficio económico, sin haber usado o haber tenido la intención de usar el nombre de dominio en la oferta bona fide de bienes o servicios; o la conducta previa de la persona que demuestre un patrón de esta conducta.
(7) El haber ofrecido información de contacto falsa o engañosa cuando solicitó el registro del nombre de dominio; el no mantener intencionalmente la información de contacto actualizada o la conducta previa de la persona que demuestre un patrón de esta conducta.
(8) El registro o adquisición de varios nombres de dominio que la persona sabe que son iguales o sustancialmente iguales a marcas pertenecientes a otros, que eran distintivas al momento del registro de tales nombres de dominio; o disminuyen el carácter distintivo de marcas famosas que eran famosas al momento del registro de los nombres de dominio, sin considerar los bienes o servicios de las partes.
(9) Si la marca incorporada en el nombre de dominio es o no es famosa, según los criterios de la sec. 223y de este título.
(c) La intención de mala fe descrita en las secciones anteriores no se encontrará en los casos en los cuales el tribunal determine que la persona creía y tenía bases razonables para creer que el uso del nombre de dominio era uno justo o de otra forma, legal.
(d) En cualquier acción civil en relación con el registro, mercadeo, venta, compra, licencia, préstamo, transferencia o uso de un nombre de dominio bajo esta sección, el tribunal puede ordenar la confiscación o la cancelación del nombre de dominio o la cesión del nombre de dominio al dueño de la marca. El dueño de la marca también tendrá derecho a los remedios establecidos bajo la sec. 223w de este título.