2020 Laws of Puerto Rico
Capítulo 11 - Marcas de Fábrica: Identificación de Productos
§ 223q. Cancelación de una marca registrada

(a) Cualquier persona que se considere perjudicada por el registro de una marca, incluyendo el perjuicio causado por la disminución del carácter distintivo de la marca bajo la sec. 223y de este título, podrá solicitar al Secretario la cancelación de dicho registro. Excepto, según se dispone en el inciso (c) de esta sección, el Secretario únicamente cancelará un registro cuando se solicite mediante un escrito fundamentado de cancelación, suscrito bajo pena de perjurio, y que se haya presentado oportunamente bajo uno de los siguientes incisos:
(1) Dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha del registro.
(2) En cualquier momento, si:
(A) La marca registrada ha sido abandonada;
(B) la marca registrada es funcional;
(C) el registro fue obtenido mediante fraude o en contravención de los incisos (1) ó (2) de la sec. 223c de este título;
(D) el registro fue obtenido no obstante la marca consistir de, o incluir un nombre, retrato o firma que identifica a una persona natural que aún vive, a menos que se haya obtenido el consentimiento y por escrito de dicha persona;
(E) la marca registrada se ha convertido en el nombre genérico de los bienes o servicios en relación con los cuales está registrada, o de la porción de los bienes o servicios en relación con los cuales está registrada y con respecto a los cuales se solicita la cancelación, o
(F) la marca registrada se usa por o con permiso del titular registral para producir una falsa representación de la fuente de los bienes o servicios en o en relación con los cuales se usará la marca.
(3) En cualquier momento, si se trata de una marca de certificación y el titular registral:
(A) no controla o no puede legítimamente ejercer control sobre el uso de la marca;
(B) comienza a producir o mercadear cualquiera de los bienes o servicios objeto de la certificación;
(C) permite el uso de la marca de certificación para otros propósitos que no tienen que ver con la certificación, o
(D) discriminatoriamente, rehúsa certificar o continuar certificando bienes o servicios que cumplen con los estándares de calidad correspondientes a esa marca de certificación.
(b) El término de cinco (5) años establecido en el inciso (a)(1) de esta sección es un término de caducidad cuyo incumplimiento impide la cancelación de un registro, excepto según se dispone en las cláusulas (2) y (3) del inciso (a) y el inciso (d) de esta sección.
(c) Presentada la solicitud de cancelación, la misma se adjudicará según el procedimiento que para dicho propósito establezca el Secretario mediante reglamento.
(d) El Secretario también cancelará los siguientes registros de marca cuando:
(1) Cualquier registro para el cual se solicitó la cancelación voluntaria del mismo;
(2) cualquier registro sin uso para el cual no se acreditó el uso de la marca a tenor con el inciso (b) de la sec. 223b de este título;
(3) cualquier registro que no fue renovado a tenor con la sec. 223p de este título;
(4) cualquier registro con relación al cual un tribunal con jurisdicción competente determinó lo siguiente:
(A) Que procede la cancelación de la marca registrada bajo las cláusulas (2) y (3) del inciso (a) de esta sección, o
(B) que el uso de la marca registrada infringe un derecho adquirido mediante el registro de una marca en el Registro Principal establecido en “Lanham Act”, siempre que tal derecho sea efectivo en Puerto Rico mediante el uso de esta marca en el comercio y sujeto a las defensas del titular de la marca registrada que en derecho procedan.
(e) Será irrefutable el derecho del titular registral de una marca a utilizar la marca en el comercio en o con relación a los bienes o servicios respecto de los cuales la marca registrada aún está en uso en el comercio y ha estado en uso ininterrumpido en el comercio, en cualquier periodo de cinco (5) años consecutivos subsiguientes a la fecha de registro, sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula (1) y las defensas establecidas en la cláusula (3) de este inciso.
(1)
(A) Que no exista decisión final adversa al reclamo de titularidad de la marca en o con relación a los bienes o servicios o al derecho del titular registral de registrar la misma o de mantener la misma en el registro;
(B) que no exista procedimiento que envuelva el derecho sobre la marca ante el Registro o un tribunal y que no haya sido resuelto finalmente;
(C) se presente una declaración bajo pena de perjurio dentro del año siguiente a cualquier periodo de cinco (5) años consecutivos de uso ininterrumpido subsiguiente a la fecha del registro de la marca, especificando los bienes o servicios identificados en el Certificado de Registro, en o en relación con los cuales la marca registrada ha estado en uso ininterrumpido en el comercio por el mencionado término consecutivo de cinco (5) años y aún está siendo utilizada en el comercio y los demás asuntos identificados en los párrafos (A) y (B) ante;
(D) el pago de derechos que mediante reglamento disponga el Secretario, y
(E) no se obtendrá un derecho irrefutable en una marca que sea la denominación genérica de los bienes o servicios, o una porción de éstos, para la cual fue registrada.
(2) En la medida que el registro de la marca ha advenido irrefutable, ello constituye evidencia concluyente de la validez de la marca registrada y del registro; que el titular registral es el dueño de la marca y del derecho exclusivo del titular registral a utilizar la marca registrada en el comercio. Tal evidencia concluyente se refiere al derecho exclusivo de utilizar la marca registrada, en o con relación a los bienes o servicios indicados en la declaración de irrefutabilidad, según éstos sean limitados posteriormente en el registro, y sujeto a las demás condiciones o limitaciones establecidas en dicha declaración o en el registro.
(3) La evidencia concluyente del derecho exclusivo a usar la marca únicamente puede contrarrestarse si se prueba una infracción de la marca, y una de las siguientes defensas:
(A) Que procede la cancelación del registro de la marca irrefutable bajo las cláusulas (2) y (3) del inciso (a) de esta sección;
(B) que el derecho de irrefutabilidad se obtuvo fraudulentamente;
(C) que se trata de un uso no-marcario de la marca registrada e irrefutable para describir los bienes o servicios del alegado infractor o el origen geográfico de los mismos;
(D) que el uso de la marca registrada e irrefutable infringe un derecho adquirido y no abandonado por el uso en el comercio de una marca desde una fecha previa a la fecha de primer uso y a la fecha de registro de la marca registrada. Cuando proceda esta defensa, el tribunal determinará los derechos de las partes según los principios de la equidad y los propósitos de este capítulo, incluyendo, por ejemplo, si el titular de la marca registrada adoptó la misma de buena o mala fe, si el primer usuario incurrió en incuria, y la medida en que las marcas puedan coexistir con determinadas limitaciones para evitar una probabilidad de confusión;
(E) que el uso de la marca registrada e irrefutable infringe un derecho previo adquirido mediante el registro de una marca en el Registro Principal establecido en la “Lanham Act”, siempre que tal derecho sea efectivo en Puerto Rico mediante el uso de esta marca en el comercio y sujeto a las defensas del titular de la marca registrada e irrefutable que en derecho procedan;
(F) que la marca registrada e irrefutable ha sido usada o se usa para violar las leyes sobre monopolios;
(G) que son aplicables de algún otro modo los principios de equidad, incluyendo incuria, estoppel, y aquiescencia, o
(H) las disposiciones sobre irrefutabilidad de una marca establecidas en este inciso serán aplicables a todas las marcas registradas, previo el cumplimiento con todos los requisitos establecidos en este inciso.